통상적으로 소프트웨어란 컴퓨터 프로그램 혹은 모바일 애플리케이션을 지칭하며 바이러스 검사, 응대관리(contact management), 소셜미디어, 게임, 모바일 내비게이션 등이 해당된다. Business Method(BM)란 비즈니스를 운영하는 방법으로써 e-commerce, 보험, 뱅킹 등이 해당되며 소프트웨어 혹은 인터넷상에서 실행된다. 우리에게 잘 알려진 BM으로는 아마존의 “원 클릭 쇼핑” 그리고 Priceline의 “역경매” 등이 있다. 디지털 이코노미 시대를 살아가고 있는 지금, 혁신적인 소프트웨어와 BM 모델들은 페이스북, 링크드인, 우버 그리고 에어앤비와 같은 성공적인 사례를 나았다.

그러나 안타까운 현실은 소프트웨어와 BM 발명품에 관한 특허 대상 기준이 모호하다는 것이다. 그 배경에는 추상적 아이디어(Abstract Idea)는 과학과 산업의 기초 빌딩 블록이므로 특허법을 통해 점유할 수 없다는 미 대법원 판례법이 있다. 2014년 6월에 결정된 Alice Corp. v. CLS Bank International은 가장 최근에 내려졌으며 가장 영향력이 있는 관련된 대법원 판결이다.

Alice 판결은 two-step 테스트를 제시하였다. 1단계에서는 청구항이 특허대상이 아닌 추상적 아이디어와 직접적으로 관련이 있는지의 여부를 판단하고, 관련이 없다면 특허 대상이 되고, 관련이 있으면 2단계로 넘어간다. 2단계에서는 추상적 아이디어를 특허대상이 될 수 있는 발명적 개념(Inventive concept)으로 변환시킬 수 있는 추가적 구성요소가 청구항이 있는지의 여부를 판단한다. 그러나 본 테스트를 실제로 적용시키기는 쉬운 일이 아니다. 미 대법원은 추상적 아이디어에 대한 정의를 명쾌하게 내리지 않았을 뿐더러 청구항에서 어떠한 기준을 토대로 추상적 아이디어를 식별하는지도 제시하지 않았다.

이로 인해 소프트웨어 및 BM 관련 발명품들은 Alice 판결 이후로 많은 어려움을 겪어왔다. 한 예로, 특허 침해 소송에서 기존의 등록된 소프트웨어 및 BM 특허들의 무효화 주장이 눈에 띄게 증가했으며 성공률도 소프트웨어 특허는 65%, BM 특허의 경우 78%에 육박했다. 비슷한 사례로 미 특허청에서도 Covered Business Method Review(CBM) 제도를 통하여 BM 특허들이 Alice 판결에 의거하여 80% 이상 무효화 되었다. 또한 Alice 판결 이후 미 특허청에서 소프트웨어 및 BM 특허 등록률이 현저히 낮아졌다.

그러나 최근 2016년 소프트웨어 특허에 희망적인 판례가 특허사건을 전문으로 취급하는 연방항소법원에서 내려왔다. 첫째로 2016년 5월12일 Enfish, LLC v. Microsoft Corporation 사건의 핵심 특허 두 개는 컴퓨터 데이터의 빠른 검색이며 법원은 본 발명이 컴퓨터 운영 시스템에 대한 특정한 개선책이기 때문에 추상적 아이디어에 그치지 않고 Alice의 two-step 테스트의 1단계의 관문을 통과했다고 판정했다. Enfish 사건을 비추어 볼 때, 소프트웨어 발명이 컴퓨터 기능에 대한 개선이라면 정당한 특허 대상이 될 수 있다.

두 번째로 2016년 6월27일, Bascom Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC사건에서 인터넷 콘텐츠 필터링 소프트웨어가 특허 대상이 될 수 있다는 판결을 내렸다. 법원은 콘텐츠 필터링 자체가 추상적 아이디어일 수 있지만 Alice의 two-step 테스트의 2단계의 관문을 통과했기에 이같은 판결을 내렸다. 그 이유는 본 특허는 “필터링 기능을 구체적인 곳에 설치, 최종 사용자 원격 조정, 각각의 최종 사용자에게 알맞은 맞춤형 필터링 기능” 등을 갖추고 있기 때문에 발명적 개념에 해당된다는 결론을 내렸다.

결론적으로, 소프트웨어 및 BM 발명품은 특허법이 인정하는 특허 대상이 되기 매우 어려웠다. 그러나 최근 연방항소법원은 특허 대상으로 인정되는 기술을 식별할 수 있는 가이드라인을 앞서 말한 세 판결을 통해 제시했다. 하지만 이 판결들이 연방법원과 특허청에서 소프트웨어 및 BM 특허발명품에 대해 차후 어떠한 영향을 미칠지는 아직 미지수이다.

문의: (858)720-7435

<김남훈 변호사>