Inter Partes Review(IPR)는 2011년 미국 특허법 개정안(AIA)을 통해 새로 도입된 무효 심판 제도이다. IPR은 당사자계 재심제도로써 선행문서나 간행문을 토대로 한 신규성과 진보성을 무효사유로 삼고 있으며, 심사는 미 특허청의 PTAB(특허심판원)에서 이루어진다. 시행 후 만 4년이 되어가는 지금 IPR은 여러 가지 이유로 실무계와 기업에게 환영받는 제도로 자리 잡고 있다.

IPR의 환영은 여러 가지 이유가 있지만, 그 중 비용적인 측면과 소요기간이 가장 중요한 요소가 아닐까 한다. 2015년 미국 지재권 변호사협회 보고서에 따르면, 100만달러에서 1,000만달러 상당의 특허소송의 경우, 법률비용은 보통 200만달러 이상 이라고 한다. 반면, IPR로 진행할 경우는 소요되는 금액이 25만달러에서 35만달러 사이라고 한다. 소송과 IPR, 모두 어마어마한 금액이긴 하지만, 기업의 사활이 걸린 문제라면 지불할 수밖에 없는 비용이기도 하다. 소요기간에 있어서도 수년에 걸쳐 진행되는 특허소송에 비해 IPR의 경우 1년 반 안에는 최종 결과를 받을 수 있다.

높은 성공률도 환영에 한몫을 한다. 2012년부터 2015년 8월1일까지의 통계를 보면, PTAB에서 최종결정을 내린 건수 가운데서 아무 것도 얻지 못하고 돌아간 기업은 거의 없는 것으로 보인다. 최종 결정의 88% 이상이 적어도 하나의 청구항이 무효화라는 결정을 내린 것이다.

PTAB에서 사용하는 넓은 청구항 해석 기준은 특허를 무효화 시킬 확률을 높여준다. PTAB에서는 최광의 청구항 해석(Broadest Reasonable Interpretation)을 사용하고, 법원에서는 해당분야에 종사하고 있는 이가 일반적으로 해석할 수 있는 의미(Plain & Ordinary meaning) 청구항 해석 기준으로 적용한다. 넓은 청구항은 특허 무효화를 검토할 때 유리하게 적용되는데, 청구항을 넓게 해석할수록 진보성과 신규성의 문제가 끼어들 틈이 늘어나기 때문이다.

이에 IPR 제도로 인해 중소기업들도 용기를 내었다. 과거 중소기업의 경우 특허 침해 소송을 당할 경우, 높은 비용과 긴 시간 때문에 대응할 엄두도 내지 못하고 합의하기에 급급했고, 이를 잘 알고 있는 대기업은 이 점을 이용하였다. 그러나 IPR 도입 이후 이러한 판도에 변화가 생겼다.

IPR을 진행 초기단계에는 5만달러 정도가 소요되므로 중소기업의 경우에도 특허권자의 특허를 무효화 시킬 수 있다는 가정 때문에 협상에서의 위치도 높아진 편이다. 합의를 하더라도 IPR 제도가 도입된 이후로는 특허권자가 무턱대고 높은 합의금을 요청하지 못하게 되었으며, 이미 많은 기업에게 라이선스를 주고 있는 특허권자라면 더 더욱 IPR을 통해 자신의 특허에 문제가 생기는 것을 원하지 않고 있다. 지금은 특허 침해자가 해당 특허에 대한 선행기술을 발견하게 되면 반대로 특허권자에게 특허를 무효화 시키겠다는 일종의 협박까지도 가능해진 것이다.

그러나, 이러한 IPR 제도의 진행에도 주의할 점이 있다. 첫째, 모든 IPR 신청에 대한 심판이 진행되지는 않는다. PTAB은 먼저 IPR의 무효 청원에 대해 무효 청원을 받아 줄 것인지에 대한 심사를 하는데, 2015년도 통계로는 전체 신청건수에서 69%만 받아들인 것으로 파악된다. 이는 2014년의 84%에 비해 15% 이상 감소한 것으로 IPR의 진행을 받아들이는 기준이 좀 더 높아진 것으로 업계는 파악하고 있다.

둘째, IPR에서 최종 결정을 내린 후에는 기속력이 생기고, 새로이 발견되는 선행 문헌을 바탕으로 다시 새로운 IPR이나, 법원에 무효 소를 제기하는 것은 거의 불가능하므로 처음 IPR을 진행하는 단계에서 충분한 작업이 이루어져야 하겠다.

마지막으로 소송 피고의 경우는 소송지연의 목적으로 신청을 남발하는 것을 막기 위해 소장 접수일부터 1년이 경과하면 IPR을 신청할 수 없다. IPR은 특허분쟁에 대응하는 훌륭한 제도라고 판단되며, IPR을 진행할 시에는 시작부터 전문 변호사와 함께 꼼꼼한 준비를 해야 한다.

KOTRA LA IP Desk의 첫 번째 기고를 시작으로 전문 변호사들과 함께 2016년 10회의 지식 재산 칼럼을 연재한다. LA IP Desk는 우리 기업에 지재권 문제를 종합적으로 지원하고 있어, 문의사항이 있을 경우 IP Desk로 연락 주시기 바란다.

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<김윤정 변호사 코트라 LA IP 데스크>