농산업 재벌로 알려진 Stuart Resnick이 2002년에 창립, 캘리포니아주 로스엔젤레스에 본사를 두고 있는 ‘Pom Wonderful’은 석류과일 주스 회사로서 400명 이상의 직원과 함께 매년 수천만달러의 매출을 올리고 있는 신흥 유명 주스 회사이다.

Pom Wonderful은 2013년에 ‘pom’ 이라는 상표를 사용하여 에너지 음료를 판매하는 Pur Beverage를 상대로 상표침해 소송을 시작했는데 최근 법원으로부터 판매금지 명령을 받는 것에 실패를 했다. 소송 자체는 아직 진행형이지만 Pom Wonderful로서는 영업적 그리고 무엇보다도 자신들이 추구하는 건강 브랜드로서 상당한 손해를 입고 있다라고 주장했다.

보다시피 두 상표는 겉보기에도 흡사한 상표를 쓰고 있다, 이름뒤에 음료의 종류나 설명을 빼면 ‘Pom’ 이라는 단어는 동일하다. 여기서 이름만 두고볼때 Pom Wonderful과 pom에서 유일하게 다른점은 Wonderful이라는 형용사가 붙어 있다는 것이다.

해가 거듭할수록 더 많은 사업체들이 생기고 경쟁업체들이 생기면서 위와 같은 분쟁은 점점 더 자주 일어나고 있다. 심지어 분쟁의 가능성을 최소화하기 위해 아주 특이한 상표를 만드는 사업자들도 적지 않게 되었다.

일단, 상표의 기본적인 유용성은 하나의 회사, 제품 또는 서비스를 다른 이들로부터 구별 및 차별화 시키기 위함에 있다. 맥도널드를 상징하는 골든 아치, 태극문양과 비슷한 상표를 쓰는 펩시 등 평상시에 쉽게 볼수 있는 수많은 로고들은 자신들의 업계에서 자신을 특별화 및 차별화하고 또한 구매자들이 이들을 손쉽게 알아볼수 있게 도와준다.

그러면 상표등록을 하고자 하거나 등록을 한 후에는 무엇을 어떻게 해야 보호를 받고 자신의 상표를 알릴수 있을지 궁금할 수 있다. 여기서 가장 흔한 방법중 하나가 ® 기호를 상표와 같이 쓰는것이다. 이 기호를 꼭 같이 사용해야 하는것은 아니지만 사용하게 될 경우 사업 경쟁자들과 더불어 고객이 될 수 있는 대중들에게 자신의 상표가 미국 특허청에 등록되어 있다는 것을 알릴 수 있게되며 또한 등록되어 있기에 미국 전역 어디에서 사용을 하여도 법의 보호를 받을 수 있게된다.

미국 특허청에 등록된 상표는 U.S. Customsand Border Protection을 통해 상표침해물의 수입을 막을 수 있다. 2014년도에는 2만 종류가 넘는 지적재산권 침해물들이 압수당했으며 이 물건들의 가치는 12억달러가 넘었다. 여기서 가장 흔한 압수물의 종류는 의류, 엑세서리 그리고 가전제품이었다. 여기서 U.S. Customsand Border Protection에 상표를 등록하여 자신의 상표를 보호하려면 상표당 190달러를 지불하면 된다. 여기서 한번 등록된 상표는 20년간 데이터 베이스에 저장되며 상표가 유효한 이상 지속적으로 사용할 수 있다. 즉, 다수의 한인들이 운영하는 디자인 의류 및 엑세서리 사업체들로서는 상당한 이득을 얻을 수 있는 서비스 인것이다.

마지막으로, 등록된 상표는 갱신 및 연장시간을 잘 지켜야 계속해서 합법적으로 사용할 수 있게 된다. 등록이 완성되고 나면 미국 특허청에게 첫 등록후 5년에서 6년 사이에 Declaration of Use Under Section 8이라 하여 지속적으로 상표를 알맞게 사용했음을 보여줘야 한다.

즉, 만약에 상표가 의류 클래스로 신청이 되었다면 이 상표는 의류를 위해 사용되어야 한다는 것이다. 만약에 의류와 다른 클래스의 제품이나 서비스에 사용하고 싶다면 다른 클래스로 새로이 등록을 해야한다.

또한 등록 후 9년에서 10년 사이에는 Declaration of Use and Application for RenewalUnder Section 8 and 9이라 하여 갱신을 해야 하며 그후로부터는 매 10년마다 하면된다. 만약, 시간을 놓쳐 갱신 또는 연장을 못했을 때에는 상표등록이 취소되어 다시 복귀 시키거나 되살릴 수 없게될 수 있다. 즉, 처음부터 다시 시작해야 한다는 것이다. 하지만 2015년도 부터는 미국 특허청에서 상표등록 때 사용되었던 이메일 주소를 통해 Reminder공지를 보내니 본인이 오랫동안 사용할 이메일 주소를 기입해놓고 필요할 때에는 수정하는 것이 좋다.

결과적으로는 제대로 된 상표등록을 사전에 하는 것이 가장 중요한 포인트 중 하나이겠지만 이와 더불어 등록 후 자신의 상표와 이용할 수 있는 법적인 방법 및 도구들을 적절히 사용하여 최대한의 보호를 받을수 있게끔 하는 것 또한 상당히 중요하다.

(213)382-8051


<매튜 임 변호사>