미국에서 비즈니스를 하다 보면 특허침해를 주장하는 자들로부터 Cease & Desist (“C&D)라는 침해 경고편지를 받을 경우와 미연방법원에 접수된 특허침해 소송을 받을 경우가 있다. 특허침해 대상자로서 경고편지를 받던지 소송을 받으면 미국에서의 막대한 특허소송비용 때문에 매우 심각해 질 수 있다. 만일 경고편지를 받게 되면 우선 전문가를 찾아 특허침해성을 분별해야 하며, 만일 침해가능성이 있다면 소송전에 합의를 유도함을 적극적으로 노력해야 한다.

그러나 만일 특허소송이 제기된다면 피고로서 대응하며 추가로 Inter Partes Review(IPR)라는 특허무효 소송을 특허청에 제시할 수 있다. 특허소송이 제기되기 전이라도 특허를 무효화하려 IPR을 제시할 수 있다.

특허 소송을 받은 피고들이 IPR을 선호하는 이유는 (1) 연방법원에서 특허무효소송보다 저렴한 비용이 들고, (2) 특허 권리조항 (claim)을 연방법원보다 무효 시킬 가능성이 높고, (3) IPR진행 중에는 연방법원에서 IPR을 제시한 특허에 관계된 소송건은 IPR 판결이 나올 때까지 모든 연방법원소송 진행을 보류할 가능성이 매우 높다.

IPR은 청구인이 모든 선기술을 섬세히 연구하여 보충자료와 같이 특허행정법원(Patent Trial and Appeal Board - PTAB)에 제시해야 하며 특허행정법원에서 특허 소유자에게 Notice 를 보냄으로 시작되며 양사는 IPR절차를 밟으면 된다. 그러나 만일 특허행정법원에서 IPR을 진행하지 않겠다는 판결이 나면 청구인이 할 수 있는 내용은 오직 재심요구 (Request for Reconsideration)이다. 재심 요구가 접수되면 특허행정법원에서 판결을 바꿔 IPR 진행을 명령하던지 아니면 재심요구를 거절할 수 있다. 이러한 재심요구 거절은 연방특허 항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)에 상소할 수 없다.

IPR이 진행되면 양사는 PTAB에서 IPR진행과정을 준수하며, PTAB는 12 개월 내 (IPR 접수 후 18개월 내) 판결문이 내려지고, 그 판결문은 30일 내에 PTAB에 재심요구 또는 상소를 연방특허 항소법원에63일 내 접수할 수 있다. 만일 PTAB에 재심요구를 접수하면 재심 판결문 발생 후 연방특허 항소법원에 63일 내 접수해야 한다.

연방특허 항소법원에 상소를 할 때 주시해야 할 점은 (1) 연방특허 항소법원에 상소청구를 IPR 마지막 판결문으로 부터 63일 내 전자접수를 하며, (2) 전자접수한 같은 날짜로 연방특허 항소법원에 상소청구 종이사본을 배달해야 하며, (3) PTAB에도 연방특허 항소법원의 상소청구 내용을 전자 접수하며, (4) 특허청 코미셔너에게도 (특허청내 상소 대표하는 변호사 사무실 대표로) 같은 날짜에 연방특허 항소법원에 접수된 상소청구 종이사본을 직접 배달해야 한다. 이 네가지 중 하나라도 시간내 접수하지 않으면 상소가 기각될 수 있다.

위 절차가 접수되면 PTAB에서 IPR의 모든 서류를 40일 내 연방특허 항소법원에 제시하며, 항소인은 PTAB의 제시 후 60일 내 의견서 (briefs)를 제시하므로 상소가 진행된다. 양사의 모든 서류가 제시되면 oral argument 공판이 열린 후 판결이 내린다. 모든 법원 절차에서 의견서의 명확성이 중요하 듯 연방특허 항소법원에서는 의견서와 첨부된 보충자료(Appendix) 같은 모든 서류의 법적, 행정적 및 공식적인 요구사항을 연방특허 항소법원만의 독특한 요구방식으로 철저히 준비해야 한다. 이렇게 섬세한 요구사항을 충족하기 위해 많은 로펌들은 모든 서류 작성 후 연방특허 항소법원의 서류준비를 (법률적인 내용은 당연히 담당 로펌이 하지만) 확인해 주는 outside service를 고용한다.

연방특허 항소법원에서는 oral argument 공판이 열린 후 5-7개월 후 판결문을 내리며, 판결문은 Request for Reconsideration으로 재심을 신청할 수 있으며, 만일 판결문을 또 appeal 항소하려면 미연방대법원에 제시하게 된다.

park@parklaw.com, 213-389-3777

<존 박 변호사 Park Law Firm>