상표가 등록 되면 동일한 이름이나 유사한 이름을 사용하는 사용자를 제지할 수 있게 된다. 하지만 이 경우 비슷한 제품 혹은 연관성 있는 제품에 한하여 비슷한 이름에 적용된다. 하지만 이것이 절대적인 규칙은 아니다.

브랜드 파워가 굉장히 큰 경우라면 연관성이 낮거나 연관성이 없는 제품 서비스에도 동일 혹은 유사한 이름을 사용하는 사용자를 제지할 수 있다. 전략적으로 브랜드 파워를 키워야하는 이유다. 오늘은 비슷한 이름의 상표가 다른 영역에 사용된 케이스를 살펴본다.

힙합 팬이 아니더라도 닥터 드레(Dr. Dre)라는 이름을 한 번 쯤은 들어봤을 것이다. 닥터 드레의 본명은 안드레 영으로 80년대부터 래퍼로 왕성히 활동하며 미국 서부 스타일 랩을 유행, 발전시켰다. 그는 이후 작곡, 음반 기획사 운영 등을 거치며 미국 힙합 역사의 대부가 되었다. 투팍, 켄드릭 라마르, 에미넴 등이 그의 손을 거쳐 대스타가 되었으며 2008년 자신의 이름을 딴 헤드셋 브랜드 ‘비츠 바이 닥터 드레’(Beats by Dr. Dre)는 선풍적 인기를 끌었다.

2014년 애플이 이 음향기기 회사를 30억달러에 인수하면서 LA의 빈민가 캄튼(Compton) 출신 랩퍼는 힙합계에서 가장 부유한 인물이 됐다. 안드레 영이 미국 상표청에 Dr. Dre를 등록해놨음은 물론이다. 2015년 그는 자신의 상표 Dr. Dre를 근거로 Dr. Drai 라는 상표가 등록돼선 안 된다며 Dr. Drai의 상표등록에 이의를 제기했다.

Dr. Drai는 산부인과 의사 드라이언 번치(Dr. Draion M. Bunch)의 애칭 Drai를 사용한 이름이다. 그는 어린 시절부터 사람들이 자신을 Drai로 불렀으며 학생 시절 자신의 교수님이나 의사가 된 후 직장 동료, 환자들도 그를 Dr. Drai라고 불렀다고 한다.

펜실베니아주에 기반을 둔 번치의 활동 영역은 환자 진료뿐이 아니다. 그는 자신을 산부인과 의사이며 방송인이라고 소개한다. 실제로 그는 방송 출연과 대중을 타켓으로 한 산부인과 서적을 출판하며 대중에게 정확하고 진실된 정보를 전달하는 것으로 인기를 끌고 있다.

번치는 산부인과 관련 교육과 엔터테인먼트 서비스(41류), 컨설팅과 의료 서비스(44류)에 워드마크 DR. DRAI를 등록 신청하고 오디오북, 웨비나, 온라인 서적(9류), 책과 기고문(16류)을 비롯한 총 4개 상품류에 DR. DRAI라는 로고 등록을 신청했다.

힙합 뮤지션 Dr. Dre 측은 두 이름 모두 읽었을 때 발음이 동일하며 모두 의료서비스 외의 영역에 등록되어 있고, 두 이름의 스펠링도 비슷하다는 이유에서 번치의 워드마크와 로고마크 등록을 반대했다. 소비자들이 Dr. Dre와 Dr. Drai를 혼동할 수 있으며 이 때문에 두 비즈니스가 서로 연관성이 있는 잘못된 느낌을 전달한다는 이유에서였다.

상표의 유사성을 판단할 때는 각 상표의 이름 뿐 아니라 해당 이름이 등록된 상품 혹은 서비스도 살펴보아야한다. 각기 다른 상표의 등록된 상품이나 서비스가 유사하거나 연관성이 있다고 판단되면 동일한 상품이나 서비스가 아니더라도 소비자에게 혼란을 일으킬 수 있다.

뮤지션 측은 Dr. Dre가 등록된 음악 제작 서비스가 Dr. Drai의 교육과 엔터테인먼트 서비스와 연관이 있기 때문에 소비자가 둘을 혼동할 가능성이 있다고 한 것이다. 뮤지션 닥터드레와 의사 닥터드레가 모두 방송계에서 활동한다는 점이 소비자 혼란을 일으킬 것이란 주장이었다. 의사 닥터드레가 의료업계 외에서도 서비스를 제공한다는 것을 문제 삼은 것이다.

의사측은 뮤지션 Dr. Dre는 의료인이 아니며 헬스케어 서비스를 제공할 어떤 자격도 갖추고 있지 않다는 점을 들며 각자의 서비스 영역이 확연히 다르다고 선을 그었다. 2018년, 미국 상표청 항소위원회(USPTO Trademark Trial and Appeal Board)는 두 서비스 간 혼동의 우려가 없다며 Dr. Drai가 상표등록이 될 수 있다고 판단했다.

Dr. Dre 측이 두 서비스가 출처의 혼란을 야기한다는 구체적인 증거를 제시하지 못하였고 제시한 자료도 신빙성이 떨어졌기 때문이다. 그러나 Dr. Dre가 패하였다고 Dr. Drai가 모든 서비스에 대해 Dr. Dre에 대항할 수 있는 것은 아니다. Dr. Drai가 방송에서 랩을 하기 시작한다면, Dr. Dre와 또 법률분쟁에 휘말릴 가능성이 농후하다.

<하윤 케인 변호사>