한인사회에서 쉽게 알아볼 수 있는 유명 금융권 회사들인 한국의 대형은행 하나은행과 LA에 본사를 둔 미주한인 기업인 하나 파이낸셜은 2015년도에 Hana Financial, Inc. v. Hana Bank 이름하에 송치된 상표침해 소송에 대한 판결문을 연방 대법원으로부터 받았다.

2007년도에 시작한 이 소송은 하나 파이낸셜의 상표를 하나은행이 침해한다는 이유로부터 시작되었다. 여기서 하나은행은 1971년도에 설립되었지만 1991년까지 하나은행이라는 이름을 사용하지 않았다. 추후 하나은행은 1994년도부터 금융 서비스를 미 현지의 한국 주재원등에게 제공했고 2004년부터는 뉴욕에 지사를 설립하며 본격적으로 미국에서의 다양한 금융권 사업을 시작했다.

하나 파이낸셜은 1995년부터 상표를 사용하면서 사업을 시작했고 또한 자사의 상표를 1996년에 연방 특허청을 통해 등록했다. 두 회사의 상표를 보면 일반인들이 혼란스러울 정도로 비슷한지, 또 침해의 영향이 있는지 생각해 볼 수 있다.

하나은행이 주장한 부분은 자사가 1994년도부터 미국에서 상표를 사용했기 때문에 하나 파이낸셜의 1995년도 사용보다 더 먼저 앞섰다는 것이다. 여기서 하나 파이낸셜은 그 당시 사용했던 상표가 지금과는 많이 다르기 때문에 인정되지 말아야 한다고 주장했다. 이 부분을 Doctrine of Tacking(이하 택킹) 이라 하여 자주 언급되는 법률교리는 아니지만 택킹을 성공적으로 이용할 때 상표 소유주는 제한적인 범위 내에서 상표사용의 옛 우선 사용날짜(Priority Date)를 사용할 수 있게 된다.

대체로 이는 예전의 상표가 많이 달라지지 않았을 경우에 유효하며 약간의 수정은 가능하다. 즉 하나은행은 자사가 1994년도부터 사용해온 상표가 소송당시의 상표와는 약간 다르다 하더라도 택킹을 이용하지 못할 정도로 많이 바뀌지 않았다고 주장을 했다고 보면 된다.

여기서 연방 대법원의 판결은 하나은행의 주장에 손을 들어주며 택킹의 핵심 문제 중 하나인 ‘얼마나 바뀌었는가’를 가름하기 위해서는 Factual, 즉 법률적이 아닌 사실적 확인이 필요하기에 판사가 아닌 배심원들이 판단을 해야 한다고 내려왔다.

그러면 만약에 상표 소유주 또는 사업체 소유주가 상표침해에 관해 ‘Cease and Desist Letter’(사용금지요청 편지)을 받았을 때에는 어떻게 대처해야 하는가? 일단 이러한 편지의 내용은 ‘당신이 사용 중인 상표는 우리가 먼저 사용했던 상표를 침해하고 있기 때문에 이러한 침해적 사용을 중지해주기 바란다’의 맥락이 대부분이다.

가장 먼저 할 것은 그 편지의 내용과 사실 여부를 상세히 확인해 보는 것이 좋다. 그 후 대체로 4가지의 방법으로 나뉜다. 첫째는, 편지에 답변을 하며 침해사실을 부인할 수도 있고 추가 사실 확인을 요구할 수도 있다. 두 번째는, 협상을 시도하여 해당 상표의 라이센싱 계약(상표를 사용할 수 있게 해주는 계약)을 체결해 지속적으로 사용하던지 아니면 상표를 변경하는데 있어 시간을 달라고 할 수도 있다. 세 번째는, 만약에 상대방의 주장이 사실이 아니거나 자신이 더욱 강한 주장을 내세울 수 있는 근거가 있다면 먼저 상표침해 소송을 걸 수도 있다. 마지막으로는, 아무 답변도 안하며 상대방이 어떻게 나오는지 지켜보는 방법도 있다.

어떠한 특정 방법이 더 옳고 그르지는 않지만 각 옵션이 가지고 있는 부담은 금전적 손해부터 긴 시간 소요 및 스트레스 등 다양한 위험 및 손해 부담이 있다.

여기서 사용금지요청 편지를 마냥 보내며 ‘찔러보는’ 일종의 협박 편지일 경우도 종종 있다. 그 누구도 웬만해서는 소송으로 가는 것을 반가워하지 않는다. 일단 소송이 시작하면 어떻게 진행이 될지 모르는 미지수이고 그리고 진행에 들어가는 시간과 금전적 비용도 대체로 상당하기 때문이다.

그러기에 상표등록 신청 중에 있는 상표 또는 어딘가에서 사용되고 있는 상표가 어느 특정 상표를 침해한다고 하면서 위와 같은 편지를 보내어 먼저 겁을 주고 지켜보는 경우도 있다는 것이다. ‘Trademark Troll’이라고 불리기도 하는 이들은 상대방이 상표침해에 대한 합의를 하도록 하게 만들어 쉽게 금전적 이익을 얻고자 한다.

사용금지요청 편지를 받게 되면 상표관련 전문가에게 문의를 하여 편지 내용의 진실여부와 자신이 취할 수 있는 옵션의 여부에 대한 상담을 받는 것이 좋다.

(213)382-8051

<매튜 임 변호사 >