미국 개정 특허법인 ‘America Invents Act’(AIA)가 2011년 9월16일 법제화 된지 벌써 3년이 돼가고 있다. AIA는 특허 재심사 제도를 대폭 수정함으로써 특허청을 통한 특허 무효화 신청을 예전에 비해 비교적 쉽고 시간과 비용을 줄일 수 있게 만들었다.

특허 재심사는 AIA에 따라 새로 창설된 ‘Patent Trial and Appeal Board’(PTAB: 특허심판부)에서 다루고 있으며 신청자가 특허권자가 아닌 제3자로서 참여할 수 있는 재심사 절차로는 ‘Post Grant Review’(PGR: 등록 후 재심사)와 ‘Inter Partes Review’(IPR: 당사자 특허 무효 심판제도)가 있다.

이같은 새로운 재심사 제도는 엄청난 특허소송 비용으로부터 기업들을 보호하기 위해 도입되었으며 특허전문회사(소위 특허괴물) 등의 무차별 소송으로부터 기업을 보호하는 역할도 한다.

예를 들면, 아무리 간단한 특허소송도 적어도 50만달러에서 수백만달러 이상의 비용이 소요되고 또 수년 동안 온갖 소송준비와 절차에 시달려야 한다.

특히 원고가 특허 전문회사인 경우 판매하는 제품이나 특허 외에 자산이 없고 대개 위협과 소송으로만 수익을 올리는 구조로 되어 있기 때문에 맞고소도 여의치 않은 경우가 대부분이다.

게다가 많은 경우 원고는 이길 경우에만 비용을 지불하는 ‘contingency lawyer’를 사용해 자신들의 소송비용을 최소화하기 때문에 소송을 당하거나 소송의 위협을 당한 기업은 상당한 액수의 합의금을 지불하고 법정 밖에서 합의를 하는 것이 일반적이다.

AIA 재심사 제도 가운데 PGR은 적용범위가 AIA 개정법에 의해 심사되는 특허에 대부분 국한되어 있어 사용은 아직 극히 미미한 수준이다.

하지만 IPR은 현존하는 모든 특허에 적용될 수 있으며, 여태까지 약 80% 정도의 재심사 신청이 받아들여지고 받아들여진 재심사 신청을 통해 약 95% 정도의 해당 특허 청구항이 무효화 되었다고 한다.

미국 특허청은 2013회계연도에 420건의 IPR 재심사 신청을 예상하였으나 이를 훨씬 상회하는 563건이 신청되었다고 한다.

그리고 2014회계연도에는 총 450건이 예상되었으나 3월 말까지 벌써 540건이 신청되었다고 한다. 2014회계연도를 반년이나 남기고 벌써 1년치 예상을 훌쩍 뛰어넘은 것이다.

AIA 재심사 신청에 대해 처음 의도보다 고비용이라는 비난이 있는 것은 사실이고, 또 법정소송과 재심사 절차를 병행하는 경우 비용이 오히려 늘어날 수 있는 것도 사실이지만 재심사 제도를 잘 사용하게 되면 기업에는 좋은 방어수단이 될 수 있다.

그리고 특허소송이나 위협을 당한 기업은 재심사 신청으로 특허권자를 압박함으로써 소송이나 협상에서 상대적으로 유리한 위치를 차지할 수도 있다. 또한 IPR 재심사는 1년(길어도 18개월) 안에 모든 절차가 끝날 수 있고 비용도 상대적으로 저렴하다.

또 가장 큰 장점 중 하나라고 할 수 있는 것은 특허 무효화에 요구되는 증거의 기준이 법원소송에 비해 상대적으로 낮다는 것이다.

게다가 연방 법원은 특허가 유효하다는 가정아래 소송절차를 진행해야 하지만 특허 심판부는 이에 구애받지 않는다. 마지막으로 유사 선행기술에 의한 특허 무효를 주장하는 경우 기술 이해도가 상대적으로 높은 특허 심판부가 담당하게 하는 것이 유리할 수도 있다.

위와 같이 PGR/IPR 등의 특허 재심사 제도는 여러 장점이 있어 소송을 당했거나 소송에 대한 위협을 당했을 경우 한 번 고려해 보는 것도 좋을 것 같다.

그리고 만약 경쟁기업의 특허가 너무 범위가 넓어서 무효라고 생각되는 경우에도 재심사 신청으로 ‘선제공격’을 하는 것 역시 가능하다.

단지, 재심사 절차가 상당한 비용이 들고 진행에 여러 가지 주의사항이 있기 때문에 반드시 내부적으로 충분한 검토를 거친 후 경험 있는 특허 전문 변호사와 긴밀한 협의를 통해 결정하고 진행해야 할 것이다.

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