미국 실용특허(utility patent) 침해에 대한 손해배상은 보편적으로 두 가지로 계산할 수 있다.

첫째는 특허 소유주의 이익손실(Lost Profits) 계산 방법과 둘째는 합리적인 로열티(Reasonable Royalty) 계산 방법이다. 보편적으로 소유주는 이익손실 방법을 택하여 보상을 받으려 하지만, 증명하기가 현실적으로 어려우므로 합리적인 로열티로 판결이 난다.

소유주가 이익손실을 증명하기위해서는 다음과 같은 요소를 분석해야 한다. (1) 특허에 의한 물품의 수요, (2) 비 침해 대용품의 부재, (3) 소유주 및 침해자의 시장 수요에 공급할 수 있는 생산능력, (4) 소유주의 침해가 없었을 경우 이익 가능성.

이 네 가지 요소 중 (2) 비 침해 대용품이 시장에 존재하면 소유주의 이익손실이 피고에 의한 침해만으로 발생 한다 결론을 내릴 수 없으므로 이익손실 청구는 사실상 무의미해진다. 추가로 위 4개의 요소 외 소송에 참여하지 않은 침해대상자(들)이 있으면 소유주의 이익손실이 피고에 의한 침해만으로 이루어진다 결론을 내릴 수 없으므로 이익손실 청구는 이 같은 경우에도 사실상 무의미 해진다.

네 요소 및 종속적 요소 등에 객관적과 주관적 의견이 포함되고 또 추상적인 시장에 피고의 침해가 없는 경우에 대한 의견이 필요하므로 양사가 손해배상 전문가를 통해 주장해야 한다.

소유주가 합리적인 로열티를 증명하려면 다음과 같은 요소를 분석해야 한다. (a) 소유자가 합리적으로 받고 있는 라이센스 로열티, (b) 소송특허와 비슷한 특허가 보편적으로 받고 있는 합리적인 라이센스 로열티, (c) 소유주의 시장 공약 플랜, (d) 특허물품의 시장성공 요소 및 시장인기, (e) 침해물품의 수익성, (f) 특허 존속기간, (g) 특허물품의 장점 및 단점, (h) 특허물품에 관한 시장의 긍정적인 비평, (i) 특허 물품 내 발명내용의 중요성, (j) 비 침해 대용품의 부재, 등.

이익손실 증명 시와 같이 위 요소 및 각 요소에 종속적 요소 등에 객관적과 주관적 의견이 포함되고 양사가 손해배상 전문가를 통해 주장해야 한다.

모든 소송에서 중요한 바 같이 특허 손해배상은 쉽게 증명할 수 있는 사항이 아니다. 특히 계약위반 소송 같이 양사의 이해사항이 기록된 서류가 없고, 많은 요소들을 분석 종합하여야 하며 양사 전문가의 객관적과 주관적 의견이 포함되며, 추가로 배심원이나 판사는 양사의 전문가의 신실성을 판단해야 하지만 판단하기 어려우므로, 자신들이 비교할 수 있는 소송 진행 절차 및 재판진행 절차에 표현된 양사의 진실성에 많이 의지하게 된다.

추가로 특허 손해배상은 배심원이 정하지만 정해진 손해배상을 판사의 편견(discretion)으로 3배까지 늘릴 수 있으며, 피고의 침해사항 또는 소송 진행 절차 및 재판진행 절차에 예외적인(exceptional case) 경우가 있는 경우, 또는 고의적 침해로 판결될 경우, 승자의 변호비용까지 손해배상에 추가될 수 있으므로 양사의 신경전은 타 소송건과 비교해 일찍 시작되며 모든 소송 진행 절차 및 재판진행 절차에 개입된다.

미국 의장특허(design patent) 침해에 대한 손해배상법은 2011년 애플/삼성 핸드폰 의장특허

침해 판결 후 많은 변화를 맞고 있다. 2016년 대법원 판결 전에는 의장특허 침해 손해배상은 침해물품 전체에 의한 침해자의 이익이었다. 그러므로 2011년 애플/삼성 소송에서 물품전체의 작은 부분을 침해했음에도 천문학적인 숫자가 나왔다. 그러나 2016년 대법원 판결로 손해배상법은 의장특허에 제시된 물품전체의 이익일 수 있으나 발명이 제시된 물품의 부분적인 부품에 관한 경우 발명이 제시한 부품이 차지하는 이익성을 고려하도록 했다. 그 후로 아직 확실한 손해배상 판단요소가 정확히 결정되지 않았고 연방법원/판사에 따라 각 소송 건에 맞게 요소를 세우고 있다. 여러 판결 내 제일 중요한 요소는 다음과 같다. (i) 침해물건이 여러 부품으로 나누어지는가, (2) 여러 부품이나 제한적으로 구분될 수 있으면 발명이 부품에 제한됐는가 아니면 물품 전체의 발명인가 함이다. 애플/삼성 소송은 2018년 5월 재심결과 5억3,300만달러 손해배상이 판결됐다. 10억달러 이상 판결에서 5억3,300만달러로 줄었지만 양사가 계속 상소를 제시하므로 오랫동안 확실한 손해배상 결론은 없을 것이다. <문의 (213)389-3777> park@parklaw.com

<박윤근 Park Law Firm>